Незаконное использование товарного знака на сайте – Упоминание товарного знака на сайте

Упоминание товарного знака на сайте

В юридической практике немалое значение имеет вопрос о том, какие действия можно относить к использованию товарного знака, а какие действия таким использованием считать не следует.

В качестве самого распространённого из таких действий является упоминание обозначения товарного знака на Интернет-сайте. И в самом деле, даже банально описывая какие-либо события, зачастую невозможно как-то обозначить конкретную вещь, не употребив её название, обозначение которого практически всегда является зарегистрированным товарным знаком.

Например, в таком вымышленном предложении: «убрал iPhone в бардачок BMW, надел кроссовки Nike и побежал навстречу приключениям, снимая происходящее камерой GoPro» упоминаются сразу 4 товарных знака.

Но есть ли в примере выше использование товарных знаков в понимании нормы ст. 1484 ГК РФ?

Немного теории

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, знак обслуживания является средством индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг. Для удобства иногда употребляется только термин «товарный знак».

Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечёт установленную законом ответственность. Сущность и цель товарного знака — индивидуализация товаров и услуг.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Исходя из буквального анализа указанной нормы, неправомерным использованием товарного знака должно признаваться только такое использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, которое:

  • во-первых, связано с введением товара в гражданский оборот или предложения услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
  • во-вторых, создаёт, собственно, вероятность смешения в глазах потребителей.

Соответственно, если действие с введением товара в гражданский оборот не связано, и нет вероятности смешения, то такое действие не должно быть признано нарушением.

Судебная практика

Есть ряд достаточно известных дел, где суды действительно пришли к выводам, что упоминание товарного знака не является его использованием.

Дело А45-15761/2008 (обозначение «Дискатор»)

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270 подчёркивается, что

по смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака

(…)

В материалах дела нет доказательств использования товарного знака при маркировке продукции, выпускаемой заводом, а также в документации и рекламе.

Вряд ли здесь потребуются какие-то дополнительные пояснения.

Дело А40-118198/2010 (обозначение «TESMEC»)

Также следует процитировать Постановление 9 ААС № 09АП-10763/2011-ГК от 8.06.2011 по делу № А40-118198/10-143-1016:

само по себе упоминание ответчиком на сайте товарного знака истца не является его незаконным использованием в смысле требований п.п.2,3 с т. 1484 ГК РФ.

(…)

Ответчик на упомянутом веб-сайте, указывая товарный знак истца, рекламировал свои услуги, а не товары истца, и не представлял себя как их производителя.

Данное постановление было обжаловано в ФАС Московского округа и было оставлено без изменения.

Дело А56-21573/2011 (обозначение «Издательский дом Финансы и Кредит»)

Аналогичные доводы изложены в Постановлении 13 ААС от 19.01.2012 по делу № А56-21573/2011.

Суд проверил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, указав, что ответчик разместил на своём сайте товарный знак в информационных целях (в целях идентификации товара). В частности, 13 ААС указал следующее:

Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров, услуг и представления себя как производителя товаров, услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован спорный товарный знак.

Поскольку использование ответчиком товарного знака истца не направлено на индивидуализацию товара последнего и не может его индивидуализировать, смешение потребителем правообладателя товарного знака и ООО «АРБК», размещающего на своем сайте справочную информацию, в данном случае невозможно.

Учитывая, что в соответствии с вышеприведенными нормами закона, возможность такого смешения является основным признаком нарушения права на товарный знак, то такое нарушение в данном случае отсутствует.

Указанное постановление и решение суда первой инстанции по делу были предметом обжалования кассационной и надзорной инстанций, и были оставлены в силе вышестоящими судами.

Дело А40-158330/2012 (обозначение «Краспан»)

Несмотря на кажущиеся единообразие, логичность и очевидность выводов в приведённой выше выборке, порой суды совершенно не спешат применять указанные толкования при разрешении конкретного спора, что можно проследить по материалам дела А40-158330/2012.

Так, УФАС по г. Москве в решении признало Общество нарушившим положения ФЗ «О защите конкуренции» в части введения в оборот товаров с незаконным использованием товарных знаков ООО «Краспан». Общество не согласилось с решением УФАС и обжаловало его в АС г. Москвы. АС г. Москвы и 9 Арбитражный апелляционный суд не поддержали позицию Общества. Дело пересматривалось после отмены судебных актов Судом по интеллектуальным правам, но снова АС г. Москвы и 9 ААС, проигнорировав указания кассационной инстанции, не дали оценку значимым обстоятельствам дела, и не вынесли решение в пользу Общества.

В конечном итоге точку в споре поставил Суд по интеллектуальным правам в Постановлении № С01-208/2013 от 02.09.2014 (обзор в журнале Суда), указав:

доказательства, свидетельствующие о том, что ООО «Инновационные фасадные материалы» совершались действия, связанные с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, маркированного товарными знаками третьего лица, в материалах дела отсутствуют и суды к таким выводам не приходили.

(…)

При этом простое упоминание чужого товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не является использованием этого товарного знака. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.09.2009 N 10852/09.

Выводы

Главным признаком нарушения исключительного права на товарный знак является возможность смешения.

В случае упоминания обозначения товарного знака при отсутствии вероятности смешения такие действия не могут рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, и следовательно не могут считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Источник.

zakon.ru

Чем грозит использование товарного знака без согласия правообладателя?

Для компаний-ответчиков в спорах, касающихся интеллектуальной собственности мы готовы предложить несколько пакетов услуг. В зависимости от обстоятельств дела Вы можете приобрести один из пакетов:

Если Вы твердо уверены в отсутствии вменяемых Вам нарушений, и у Вас имеются доказательства своей позиции

Если Вы частично или полностью признаете факт нарушения, но не согласны с суммой предъявляемых к Вам исковых требований

Если Вы полностью признаете свою вину и сумму исковых требований, но в настоящий момент имеете недостаточно материальных ресурсов для их выплаты

Центральный офис патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

109456, Москва, Рязанский проспект, д.75, корп.4
Время работы: Пн-Пт: 9:00 — 19:00

Как добраться

Пешком:

Станция метро «Рязанский проспект», первый вагон из центра, из метро направо, дойти до супермаркета, затем еще раз повернуть направо. Вы увидите две розово-серые башни.
Клиентский отдел находится во-второй башне (от шлагбаума) на 6-м этаже. С поста охраны на первом этаже необходимо позвонить по внутреннему телефону 1506, затем с документом, удостоверяющим личность, подойти к охране.

На машине:

Из центра: на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника развернуться на круге и повернуть на ул. Паперника. После второй автобусной остановки, не доезжая моста, повернуть во дворы. Либо ехать дальше по улице Паперника, после моста объехать авто заправку и свернуть на улицу Вострухина, затем на 4-й Вешняковский проезд.

В центр: не сворачивая с Рязанского проспекта, проехать чуть дальше станции метро «Рязанский проспект», развернуться на круге, затем проехать в обратную сторону и повернуть на втором повороте.

legal-support.ru

Последствия использования товарного знака в Интернете без разрешения правообладателя

Из желания быстро заработать некоторые компании прибегают к нечестному способу: используют чужой раскрученный бренд или узнаваемый популярный товарный знак в своих интересах. Зачастую компании без разрешения владельца применяют результат интеллектуальной деятельности в Интернете: то ли по незнанию порядка, установленного нормами права в данной области, то ли из предположения, что в сети никто не сможет за это наказать.

Рассмотрим на примере судебного разбирательства по делу № А40-132026/2017 последствия неправомерного использования результатов чужой интеллектуальной деятельности.

Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело по иску «Азбука вкуса» к «Регистратор Р01» и гражданину Лукину В.В. о защите исключительных прав на товарный знак. Заявитель в суд, чтобы обязать ответчиков закрыть доступ к Интернет-ресурсу azbuka-vkusa-nim.ru, а также ко всем материалам страницы, так как на ней незаконно размещены изображения трех товарных знаков, принадлежащих обществу «Азбука вкуса».


Основные моменты дела

Компании «Азбука вкуса» принадлежат три товарных знака. Два из них неправомерно без ведома правообладателя были размещены на вышеназванном сайте, и один знак является частью доменного имени. Фирменный бренд общества представляет собой следующее:

  1. Первый – это многокомпонентный товарный знак. Он состоит из слов и графического изображения, прошел регистрацию 21 апреля 2011 г. и действует до 18 марта 2020 г.;
  2. Второй – это многокомпонентный товарный знак. Он также состоит из слов и графического изображения, зарегистрирован 22 октября 2012 г., действителен до 27 июня 2021 г.;
  3. Третий товарный знак состоит из комбинации слов, зарегистрирован 12 марта 2002 г. и действует до 5 апреля 2021 г.

При разбирательстве дела суд руководствовался положениями следующих норм:

  • Ч. 1 ст. 1229 ГК РФ. Согласно норме, гражданин либо организация, которым принадлежит результат интеллектуальной деятельности, могут пользоваться им по своему усмотрению, также передавать его другим лицам. Таким результатом третьи лица могут пользоваться только с согласия его владельца;
  • Ст. 1484 ГК РФ, в соответствии с которой товарный знак необходим для индивидуализации товаров посредством размещения этого знака на упаковке, документации товара, в рекламных материалах, СМИ, Интернете, доменном имени и т.д. Запрещается применять без согласия правообладателя товарный знак для сходных товаров другими лицами, если это может стать причиной введения в заблуждение;
  • Ст. 1476 ГК, по смыслу которой фирменное наименование может являться элементом товарного знака.

Комбинация слов «Азбука вкуса» применяется компанией в качестве фирменного обозначения и наименования, согласно нормам ст. ст. 1538 и 1473 ГК РФ, соответственно.

Товарный бренд «Азбука вкуса» является популярным и узнаваемым среди потребителей продуктов питания Москвы, области, Санкт-Петербурга.

Исходя из протокола «Whois», компания «Регистратор Р01» выступает регистратором в сети Интернет адреса azbuka-vkusa-nim.ru, собственник которого не установлен. Адрес был зарегистрирован 10 марта 2016 г., его администратором является Лукин В.В., не явившийся в суд.

Исходя из представленных истцом доказательств, суд признал принадлежность товарных знаков компании «Азбука вкуса».

Согласно положениям Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122, степень сходства обозначений, знаков может быть установлена судом по факту без экспертного заключения.

В данном случае неправомерное применение компанией «Регистратор Р01» и Лукиным В.В. обозначения, напоминающего товарный знак «Азбуки вкуса», находит подтверждение.

Лукин В.В. применил в доменном имени словосочетание «azbuka vkusa», схожее с третьим товарным знаком. При этом, в соответствии с п. 41 Правил, введенных Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 № 482, товарный знак будет являться похожим на другое обозначение, если оно вызывает ассоциацию с ним, если даже присутствуют некоторые отличия.

На странице azbuka-vkusa-nim.ru размещены изображения первого и второго товарных знаков. Факт подтверждается протоколом осмотра сайта, заверенным нотариусом. Исходя из порядка регистрации доменных имен, администратор домена отвечает за информационное наполнение ресурса. Так как размещение товарных знаком общества «Азбука вкуса» является незаконным, то их неправомерное применение может быть пресечено путем прерывания делегирования доменного имени.

Согласно материалам дела, истец не давал разрешения использовать первый и второй товарные знаки для размещения на указанном сайте и включать компоненты третьего в доменное имя. Следовательно, действия по размещению в сети фирменных логотипов «Азбуки вкуса» являются незаконными и нарушают права заявителя на результат его интеллектуальной деятельности.

Кроме того, Интернет-ресурс позиционирует себя как сайт сети магазинов «Азбука вкуса», содержит информацию об акциях, предлагает возможность удаленной покупки продукции. По факту сайт не принадлежит заявителю и не регулируется им, что ставит под сомнение достоверность указанных на нем сведений.

Доменное имя сайта зарегистрировано 10 марта 2016 г. Из этого следует, что товарные знаки размещены и находятся на момент рассмотрения дела на нем неправомерно, что составляет длящееся правонарушение.

В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ товарный знак может размещаться в Интернете и содержаться в доменном имени. П. 3 ст. 1484 ограничивает право пользования фирменными логотипами: без разрешения правообладателя их использование является незаконным.

П. 3 ст. 1515 ГК обязывает лиц, незаконно применяющих чужие результаты интеллектуальной деятельности, удалить их либо также отказаться от иных обозначений, похожих на эти знаки.

П. 2 ст. 1539 ГК не допускает применение третьими лицами коммерческого знака, похожего на фирменное наименование, товарного знака или иного обозначения, принадлежащего другому лицу, зарегистрировавшему свое право ранее.

В соответствии с п. 3 ст. 1539 ГК тот, кто нарушил порядок использования товарного знака, обязан перестать пользоваться обозначением и возместить владельцу знака убытки.

П.1 ст. 1253.1 Кодекса устанавливает ответственность за несоблюдение интеллектуальных прав в Интернете, если вина доказана.

В данном случае компания «Регистратор Р01» выступает информационным посредником, под которым в силу п.1 ст. 1253.1 ГК понимаются лица:

  • Передающие материалы в Интернете;
  • Дающие возможность разместить материал, доступ к которому осуществляется через Интернет;
  • Предоставляющие доступ к материалу в сети.

Компания «Регистратор Р01» является информационным посредником, дающим возможность доступа к материалам. При этом он также имеет техническую возможность закрыть доступ к содержанию сайта для посетителей. При урегулировании доменных споров судами используется Справка СИП от 28 марта 2014 № СП-21/4, согласно которой от администратора доменного имени можно потребовать пресечения неправомерного применения доменного имени. Возможность пресечь нелегальное пользование товарным знаком у регистратора также имеется.

Решение суда

Судом установлено, что имеется факт использования сайтом azbuka-vkusa-nim.ru первого и второго товарных знаков, включения третьего фирменного наименования в виде коммерческого названия в доменное имя. Данное обстоятельство удостоверяется протоколами осмотра сайта, заверенного нотариально, и подтверждает незаконность размещения коммерческого названия и сочетания «Азбука вкуса» на спорной странице.

Исходя из норм п. 1 ст. 1252 ГК, защита интеллектуальных прав обеспечивается путем пресечения нарушающих право действий. На основании указанной нормы суд решил обязать компанию «Регистратор Р01» и администратора сайта Лукина В.В.:

  • прекратить неправомерно использовать третий товарный знак в доменном имени;
  • прекратить пользоваться первым и вторым фирменными логотипами компании «Азбука вкуса», размещаемыми ответчиками на сайте azbuka-vkusa-nim.ru.

Доводы, приведенные ответчиком, судом признаны неаргументированными и отклонены.

Заключение

В соответствии со ст. 1539 ГК РФ при неправомерном применении коммерческого обозначения его правообладатель может потребовать возмещения причиненных убытков, возникших вследствие такого применения.

В рассматриваемой ситуации, когда для использования товарного знака и коммерческого наименования в доменном имени не было получено соответствующее разрешение, важен сам факт пресечения незаконных действий по использованию чужой интеллектуальной собственности. Это важно, чтобы прекратить незаконное получение прибыли за счет достижений заявителя и не вводить в заблуждение потребителей.

Законодательство не запрещает использование результатов интеллектуальной деятельности с разрешения правообладателя. Таким образом, владельцу доменного имени следовало заблаговременно обратиться к собственнику товарных знаков для оформления соглашения на пользование этими логотипами на обоюдовыгодных условиях. Поэтому лицам, намеревающимся вести дело на просторах Интернета, очень важно знать нюансы законодательства, касающиеся интеллектуального права и при малейших затруднениях обращаться за квалифицированной консультацией.


ce-na.ru

Упоминание товарного знака на сайте

В юридической практике немалое значение имеет вопрос о том, какие действия можно относить к использованию товарного знака, а какие действия таким использованием считать не следует.

Содержание:

  1. Немного теории
  2. Судебная практика
    1. Дело А45-15761/2008 (обозначение «Дискатор»)
    2. Дело А40-118198/2010 (обозначение «TESMEC»)
    3. Дело А56-21573/2011 (обозначение «Издательский дом Финансы и Кредит»)
    4. Дело А40-158330/2012 (обозначение «Краспан»)
  3. Выводы

В качестве самого распространённого из таких действий является упоминание обозначения товарного знака на Интернет-сайте. И в самом деле, даже банально описывая какие-либо события, зачастую невозможно как-то обозначить конкретную вещь, не употребив её название, обозначение которого практически всегда является зарегистрированным товарным знаком.

Например, в таком вымышленном предложении: «убрал iPhone в бардачок BMW, надел кроссовки Nike и побежал навстречу приключениям, снимая происходящее камерой GoPro» упоминаются сразу 4 товарных знака.

Но будет ли это использованием товарного знака в понимании нормы ст. 1484 ГК РФ?

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, знак обслуживания является средством индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг. Для удобства иногда употребляется только термин «товарный знак».

Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечёт установленную законом ответственность. Сущность и цель товарного знака — индивидуализация товаров и услуг.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ,

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из буквального анализа указанной нормы, неправомерным использованием товарного знака должно признаваться только такое использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, которое:

  • во-первых, связано с введением товара в гражданский оборот или предложения услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
  • во-вторых, создаёт, собственно, вероятность смешения в глазах потребителей.

Соответственно, если действие с введением товара в гражданский оборот не связано, и нет вероятности смешения, то такое действие не должно быть признано нарушением.

Есть ряд достаточно известных дел, где суды действительно пришли к выводам, что упоминание товарного знака не является его использованием.

Дело А45-15761/2008 (обозначение «Дискатор»)

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270 подчёркивается, что:

по смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака

(…)

В материалах дела нет доказательств использования товарного знака при маркировке продукции, выпускаемой заводом, а также в документации и рекламе.

В комментариях цитата, наверное, не нуждается.

Дело А40-118198/2010 (обозначение «TESMEC»)

Также следует процитировать Постановление 9 ААС № 09АП-10763/2011-ГК от 8.06.2011 по делу № А40-118198/10-143-1016:

само по себе упоминание ответчиком на сайте товарного знака истца не является его незаконным использованием в смысле требований п.п.2,3 с т. 1484 ГК РФ.

(…)

Ответчик на упомянутом веб-сайте, указывая товарный знак истца, рекламировал свои услуги, а не товары истца, и не представлял себя как их производителя.

Данное постановление было обжаловано в ФАС Московского округа и было оставлено без изменения.

Дело А56-21573/2011 (обозначение «Издательский дом Финансы и Кредит»)

Аналогичные доводы изложены в Постановлении 13 ААС от 19.01.2012 по делу № А56-21573/2011.

Суд проверил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, указав, что ответчик разместил на своём сайте товарный знак в информационных целях (в целях идентификации товара). В частности, 13 ААС указал следующее:

Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров, услуг и представления себя как производителя товаров, услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован спорный товарный знак.

Поскольку использование ответчиком товарного знака истца не направлено на индивидуализацию товара последнего и не может его индивидуализировать, смешение потребителем правообладателя товарного знака и ООО «АРБК», размещающего на своем сайте справочную информацию, в данном случае невозможно.

Учитывая, что в соответствии с вышеприведенными нормами закона, возможность такого смешения является основным признаком нарушения права на товарный знак, то такое нарушение в данном случае отсутствует.

Указанное постановление и решение суда первой инстанции по делу были предметом обжалования кассационной и надзорной инстанций, и были оставлены в силе вышестоящими судами.

Дело А40-158330/2012 (обозначение «Краспан»)

Несмотря на кажущиеся единообразие, логичность и очевидность выводов в приведённой выше выборке, порой суды совершенно не спешат применять указанные толкования при разрешении конкретного дела, с чем автор столкнулся лично, представляя интересы доверителя в суде в деле А40-158330/2012.

Так, УФАС по г. Москве в решении признало Общество нарушившим положения ФЗ «О защите конкуренции» в части введения в оборот товаров с незаконным использованием товарных знаков ООО «Краспан». Общество не согласилось с решением УФАС и обжаловало его в АС г. Москвы. АС г. Москвы и 9 Арбитражный апелляционный суд не поддержали позицию Общества. Дело пересматривалось после отмены судебных актов Судом по интеллектуальным правам, но снова АС г. Москвы и 9 ААС, проигнорировав указания кассационной инстанции, не дали оценку значимым обстоятельствам дела, и не вынесли решение в пользу Общества.

В итоге точку в споре поставил Суд по интеллектуальным правам в Постановлении № С01-208/2013 от 02.09.2014 (обзор в журнале Суда), указав:

доказательства, свидетельствующие о том, что ООО «Инновационные фасадные материалы» совершались действия, связанные с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, маркированного товарными знаками третьего лица, в материалах дела отсутствуют и суды к таким выводам не приходили.

(…)

При этом простое упоминание чужого товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не является использованием этого товарного знака. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.09.2009 N 10852/09.

Таким образом, спустя практически два года судебной тяжбы, по завершении «второго круга» удалось добиться судебного акта с очевидными выводами.

Главным признаком нарушения исключительного права на товарный знак является возможность смешения. В случае упоминания обозначения товарного знака при отсутствии вероятности смешения такие действия не могут рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, и следовательно не могут считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

bardov.legal

законно или нет? / Habr

Идея использования чужого товарного знака для «раскрутки» своих товаров или услуг стара, как мир, однако, ничуть не утратила своей популярности. В современной российской судебной практике рассмотрение дел, связанных с нарушением прав на товарный знак, не редкость. И, надо сказать, суды с такими делами знакомы и, при наличии достаточных доказательств, выносят решения в пользу владельца товарного знака. Однако, в основном рассматриваются случаи использования чужого товарного знака на сайте в виде логотипа, заголовка или в доменном имени. Что же касается дел об использовании чужих словесных товарных знаков в html-коде сайта и в ключевых словах контекстной рекламы, то их можно буквально пересчитать по пальцам, и решения их достаточно противоречивы. Некоторые из них — под катом.

Но, прежде всего, давайте поговорим, какие положения относительно защиты прав на товарный знак существуют в российском законодательстве.
Напомним, товарным знаком может быть графическое или словесное обозначение, либо их совокупность (комбинированное), служащее для «индивидуализации» товара, т.е., выделения его из ряда себе подобных. Это может быть название, например, «Apple» или «Яндекс», либо рекламный девиз («Летайте самолетами Аэрофлота!»). Понятно, что товарный знак, как словесное обозначение, может быть использован в качестве ключевого слова в SEO-оптимизации, а также «зашит» в html-коде страницы сайта. Но статья 1484 Гражданского кодекса говорит нам, что никто не вправе использовать такой же или очень похожий на него товарный знак без разрешения его собственника. Причем, по той же статье ГК РФ, это касается и использования знака в сети Интернет. Нарушителя авторских прав суд обычно карает рублем, причем довольно строго. Таким образом, законные основания для защиты нарушенных прав на товарный знак в судебном порядке есть. Но насколько успешна эта судебная защита на практике? Ведь ни ключевое слово, ни html-код не являются указанными в законе способами адресации.

Согласно п.2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака … в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Рассмотрим случай, когда чужой товарный знак использовался в html-коде страниц сайта. Организация «А» являлась собственником некоего словесного товарного знака. При вводе обозначения этого товарного знака в поисковую строку системы «Rambler», в выдаче обнаружился также сайт организации «Б», на котором предлагались товары, аналогичные (или, если пользоваться юридической терминологией, однородные) тем, что производила организация «А». «А» обратилась в суд с требованием признать действия «Б» незаконными и обязать «Б» устранить допущенные нарушения (требования о выплате возмещения убытков или компенсации при этом не выдвигались).
В подтверждение своих доводов компанией «А» была предоставлена распечатка исходного html-кода страницы, где в заголовке под тегом , помимо названия сайта и ключевых слов, содержалось также словесное обозначение, зарегистрированное истцом (организацией «А»). Домен, на котором была размещена страница со спорным словесным обозначением в коде, был зарегистрирован на организацию «Б», тем самым удалось доказать связь между организацией «Б» и размещением товарного знака.

Дело долго ходило по судам различных инстанций, но, в конце концов, после двух лет споров требования компании «А» были удовлетворены Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа. По вопросу самого понятия «html-код» истец и ответчик предоставили в суд заключения экспертов, в качестве которых выступили преподаватели высших учебных заведений, а также компания «Рамблер Интернет Холдинг». На основании пояснений специалистов и представителя «Rambler» суд пришел к выводу, что использование товарного знака в html-коде не является способом адресации.
Тем не менее, судом было установлено, что использование компанией «Б» спорного товарного знака при разработке html-кода своего сайта, при обращении потребителей к поисковой системе приводило к возможности смешения потребителями компаний, предлагающих однородные товары. Действия организации «Б», таким образом, были признаны неправомерными.

Из постановления от 22.03.2010г. ФАС Северо-Западного округа по делу № А56-1580/2008:

…нарушение прав владельца товарного знака может иметь место не только при использовании сходного до степени смешения обозначения в доменном имени и других способах адресации, но и иным способом в сети Интернет, если в результате такого использования у потребителей возникнет вероятность смешения производителей этих товаров и услуг. Использование в доменном имени и при других способах адресации не является единственно возможным способом использования товарного знака в сети Интернет, о чем говорит употребленное законодателем словосочетание «в частности

Что касается использования чужого товарного знака в ключевых словах в контекстной рекламе, то здесь суды, как ни странно, придерживаются противоположного мнения. Так, к примеру, организация «Т», являющаяся правообладателем товарного знака (наименования производимой ей продукции), при вводе этого наименования в поисковой строке в системе «Яндекс», обнаружила в результатах поиска рекламное объявление на сервисе «Яндекс.Директ». Это объявление содержало ссылку на сайт некоего индивидуального предпринимателя, распространяющего схожую продукцию. При этом товарный знак в заголовке или тексте объявления использован не был. Организация «Т» обратилась в суд, где в качестве заинтересованной стороны была привлечена компания «Яндекс». Согласно представленному в суде от «Яндекс» письму, «ключевые слова и фразы никак не связаны с рекламной ссылкой. Они не являются частью рекламного объявления, не размещаются в общем доступе в сети Интернет, не демонстрируются пользователем сети Интернет каким-то иным образом, и не имеют отношения к переадресации пользователя, осуществляемой с использованием рекламной ссылки. Это всего лишь технический параметр, устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании (доступном только самому рекламодателю)». Основываясь на этих доводах, суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали.

В другом аналогичном деле компания «М» в результатах поиска в «Яндексе» по наименованию своей продукции – зарегистрированному за «М» товарному знаку, обнаружила объявление компании «П», ведущее на сайт этой организации, где предлагалась похожая продукция. Как и в предыдущем случае, сам текст и заголовок объявления не содержали товарный знак. Компания «М» обратилась в суд, который отказал в удовлетворении требований в части признания незаконным размещения товарного знака в ключевых словах контекстной рекламы. «М» обжаловала решение и дошла до кассационной инстанции, которая направила дело на новое рассмотрение. Однако, суд первой инстанции вновь отказал в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления и не направлены на индивидуализацию товара.

Из решения Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2012 г. по делу № А40-36511/11:

…Исходя из смысла пунктов 2, 3 ст. 1484 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарным знакам связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров (услуг). …При этом, как видно, ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное им системой Яндекс.Директ рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами.
Как видно, именно такое указание товарного знака без преследования цели индивидуализации товаров осуществляется рекламодателями в сервисе «Яндекс.Директ», в технических целях, и не может привести к смешению товаров (услуг)

К чему же мы пришли? Если с использованием чужого товарного знака в html-коде все более-менее понятно, то вопрос ключевых слов остается открытым.
На наш взгляд, вопрос о применении товарного знака в ключевых словах контекстной рекламы должен решаться однозначно, с учетом мнения ФАС Северо-Западного округа: любое использование товарного знака в сети Интернет, приводящее к «смешению» товаров или услуг у пользователей, без разрешения собственника является неправомерным. Ведь, фактически, при использовании одной организацией в ключевых словах контекстной рекламы словесного товарного знака другой организации, пользователь при поиске товара определенной марки получает в самом заметном месте поисковой выдачи ссылку на аналогичный товар другого производителя. То есть, в действительности создается ситуация, когда одна организация, воспользовавшись «техническим параметром», приобретает за счет использования товарного знака другой организации конкурентные преимущества – привлекает пользователей к своей продукции. А это, согласитесь, нехорошо.

Ссылки на источники:

  1. Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ — Часть 4.
  2. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.09.2008 г. по делу № А56-1580/2008.
  3. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.07.2009 г. по делу № А56-1580/2008.
  4. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.03.2010 г. по делу № А56-1580/2008.
  5. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.06.2010 г. по делу № А56-1580/2008.
  6. Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.04.2012 г. по делу № А12-1125/2012.
  7. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2012 г. по делу № А12-1125/2012.
  8. Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2011 г. по делу № А40-36511/11.
  9. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.05.2012 г. по делу № А40-36511/11.
  10. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2012 г. по делу № А40-36511/11

habr.com

Ответственность информационного посредника за нарушение прав на товарный знак

Время от времени на пути к получению судебного решения о запрете использования товарного знака в доменном имени и к его аннулированию могут возникнуть обстоятельства, препятствующие дальнейшим шагам правообладателя.

В настоящей статье предлагается рассмотреть одно из таких препятствий – указание при регистрации доменного имени недостоверного адреса администратора.

Смоделируем следующую ситуацию. Правообладатель товарного знака выявил в сети Интернет нарушение исключительного права на товарный знак. Нарушение заключается в том, что на сайте и в доменном имени используется сходное до степени смешения обозначение. Деятельность, которая ведется на сайте, является однородной товарам / услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Нарушителями права на товарный знак могут быть признаны как лицо, информация о котором прямо размещена на сайте, так и администратор доменного имени, который фактически предоставляет возможность для размещения контента.

В ситуации, при которой товарный знак используется в доменном имени, ответчиком по делу также привлекается администратор доменного имени.

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ (далее – Правила) администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано предназначенное для сетевой адресации символьное обозначение (доменное имя).

Администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом. Ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Доменное имя может быть зарегистрировано как на юридическое лицо, так и на физическое лицо, информация о котором, как правило, скрыта и не находится в общем доступе.

Сведения об администраторе могут быть получены путем, в частности, направления адвокатского запроса регистратору и получения ответа на него.

Получив ответ регистратора правообладатель может столкнуться с такой ситуацией, когда указанный регистратором адрес является недостоверным. Так, например, указана улица, которой нет в городе, или же указан дом, которого нет на данной улице.

Включение регистратором в реестр недостоверных сведений об администраторе доменного имени, невозможность установления надлежащего адреса администратора доменного имени и, как следствие, невозможность извещения ответчика для вызова в суд, могут послужить препятствием в реализации предусмотренного законодательством РФ права на судебную защиту.

 

Что делать? Остановиться и смириться с продолжающимся нарушением? Нет, в цепочке нарушения права на товарный знак, а именно между правообладателем и администратором, мы видим некий катализатор – регистратора / хостинг-провайдера.

Предполагаем, что регистратор / хостинг-провайдер является информационным посредником, который не несет ответственность за нарушения исключительного права на товарный знак, поскольку выбирает доменное имя и размещает на сайте сходное обозначение администратор, а информационный посредник только предоставляет такую возможность и осуществляет доступ к размещенной информации.

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) устанавливает ограничения, а именно некоторые условия, при несоблюдении которых информационный посредник может быть привлечен к ответственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1253.1 ГК РФ  «Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.»

В соответствии с пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ «Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.»

Первым шагом для получения возможности привлечения информационного посредника к ответственности является доведение до него сведения о том, что размещенная на сайте информация и домен содержат товарный знак. Своего согласия на использование администратором товарного знака правообладатель не представлял.

Правообладатель может полагать, что регистрация доменного имени сопряжена с недобросовестными действиями администратора и произведена в нарушение Правил регистрации доменных имен, поскольку администратор представил недостоверные сведения о себе при регистрации и не представил ответ на запрос регистратора в установленный срок.

В обосновании данного утверждения может быть указано, что правообладатель товарного знака является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени, а администратор не является правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в которых использовалось бы сходное обозначение. При этом прав и законных интересов в отношении этого обозначения у администратора нет.

Осуществляя администрирование спорного домена, администратор препятствует правообладателю использовать товарный знак по своему усмотрению в полном объеме, поскольку у правообладателя отсутствует в силу положений Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ возможность зарегистрировать в зоне .РФ сети Интернет домен с использованием своего товарного знака, тождественного спорному домену, создает препятствие правообладателю для размещения информации о нем и его товарах с использованием своего товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет.

Таким образом, действия по использованию в доменном имени охраняемого товарного знака могут подлежать квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Кроме того, правообладатель вправе заявлять об инициировании регистратором процедуры идентификации администратора.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил «Пользователь(администратор)обязан предоставить регистратору достоверные сведения  в  объеме  и  порядке,  установленных  Правилами  и  договором,  а  также своевременно извещать регистратора об изменении предоставленных им сведений и предоставлять регистратору по его запросу подтверждающие документы.»

Регистратор вправе осуществлять проверку  предоставляемой администратором или хранящейся в Реестре информации, относящейся к доменному имени и администратору, запрашивая у администратора уточнения и/или подтверждающие документы (пункт 9.3.4 Правил.) Администратор  обязан  исполнить  запрос  о  предоставлении  уточнений  и документов  в  течение  семи  дней  с  даты  направления  регистратором соответствующего запроса. По мотивированной просьбе администратора регистратор вправе  установить  дополнительный  срок  для  предоставления  подтверждающих документов (пункт 9.3.5. Правил).

В соответствии с пунктом 9.3.7. Правил «При  неисполнении  администратором  запроса  о  предоставлении  сведений  и документов в установленный срок делегирование доменного имени прекращается, а направляемые администратором заявки, относящиеся к доменному имени, (включая заявки на продление регистрации) не выполняются до момента исполнения запроса.»

В соответствии с пунктом 9.3.8. Правил «При  выявлении  недостоверности  сведений, предназначенных  для идентификации  администратора,  регистратор  вправе  незамедлительно  прекратить делегирование  до  направления  запроса,  отправив  уведомление  об  этом администратору по электронной почте.»

Делегирование домена представляет собой размещение и хранение информации о доменном имени и соответствующих ему серверах DNS на серверах DNS домена верхнего уровня, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет. Однако, прекращение делегирования не влечет за собой изъятие сайта из всемирной паутины, сайт продолжает действовать, правообладатель так и не имеет возможность зарегистрировать доменное имя на себя и использовать его как средство продвижения своих товаров. Соответственно, исключительные права на товарный знак продолжают нарушаться.

Так, добившись прекращения делегирования, правообладатель не добился цели, домен не аннулирован. Но первый шаг сделан — регистратор (зачастую он же хостинг-провайдер) проинформирован о нарушении. Руководствуясь пунктом 8.1., регистратор вправе аннулировать регистрацию доменного имени, и в случае отказа в аннулировании доменного имени правообладатель имеет возможность обращаться в суд о привлечении к ответственности регистратора / хостинг-провайдера.

Исходя из того, что информационный посредник по смыслу статьи 1253.1 ГК РФ по делам о нарушении интеллектуальных прав в информационном-телекоммуникационной сети Интернет несет ответственность, в случае если знает о нарушении исключительного права и не предпринимает мер для прекращения нарушения. Правообладатель может обратиться в суд. Но эта ли норма ли является основанием для защиты исключительного права?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ «Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия

Приведенная норма позволяет предъявлять требования как к лицу, совершившему действие, нарушающее исключительное право Истца, так и к иному лицу, которое может пресечь такое действие, к числу которых относится регистратор доменных имен.

Правообладатель может выбрать способ защиты исключительного права путем предъявления требования к регистратору / хостинг-провайдеру.

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 445/13 от 04.06.2013 года, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-445/13 от 13.03.2013 года наряду со способами защиты исключительных прав правообладателей на средства индивидуализации, перечисленными в статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, могут применяться и другие способы защиты указанных прав, направленные на пресечение действий, нарушающих право, или создающих угрозу его нарушения, к которым может быть отнесено аннулирование регистрации доменов. Требование об аннулировании регистрации домена является специальным способом защиты нарушенного права.

Правила наделяют регистратора правом пресекать действия, нарушающие права третьих лиц, в том числе путем прекращения делегирования и аннулирования доменного имени.

Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, которые, как указано выше, применяются не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (регистратору домена, хостинг провайдеру). Данная правовая позиция нашла подтверждение в судебной практике (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу № А40-133652/2014, постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2014 по делу № А40-119044/2013).

По делу № А56-108483/2017 суд не только удовлетворил требования об аннулировании доменного имени, но и взыскал компенсацию за незаконное использование товарного знака с регистратора / хостинг-провайдера. Суд по интеллектуальным правам постановлением от 31.01.2019 оставил в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций.

При этом основанием для обращения в суд служит статья 1252 ГК РФ. Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 04.07.2018 по делу № А40-132026/2017 указал, что «При этом суд кассационной инстанции отмечает, что применение судами к обществу «Регистратор Р01» положений статьи 1253.1 ГК РФ не имеет правового значения по настоящему делу, так как в основу иска к данному ответчику были положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, которые, как указано выше, применяются не только к  лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (в настоящем деле – регистратору домена).»

Разрешая вопрос о том, можно ли обязать регистратора домена прекратить делегирование домена или аннулировать его в рамках иска о пресечении нарушения исключительных прав, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо, полагаем возможным согласиться с позицией о том, что такого рода меры могут быть применены. В данном случае речь может идти не о привлечении к ответственности регистратора домена, а о применении мер защиты интеллектуальных прав. И такие меры защиты, в принципе, могут быть применены, в том числе, и к регистратору доменов.

Автор материала: Александра Пелих

zakon.ru

Свободное использование товарных знаков без согласия правообладателя: опыт США и России

И.Д. Ходаков,
аспирант кафедры патентного права
и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС,
Юрист юридической фирмы Lidings

 

 

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 19, март 2018 г., с.103-108

В российском законодательстве отсутствуют нормы о свободном использовании товарных знаков третьими лицами без согласия правообладателей. Поэтому имеет смысл обратиться к уже сложившимся подходам, сформированным в законодательстве и судебной практике США (trademark fair use — доктрина добросовестного использования). Также проанализируем российскую судебную практику на предмет наличия аналогичных случаев признания или отрицания возможности свободного использования товарных знаков третьими лицами.

Первые подходы к свободному использованию товарных знаков возникли в законодательстве и судебной практике США. В соответствии c законодательством США (Lanham act, § 33(b)(4))1 допускается использование товарных знаков третьими лицами в описательных целях (descriptive use)2. Доктрина свободного использования товарных знаков в описательных целях заключается в том, что слово в одном случае может использоваться как описательный термин или нарицательное существительное, а в другом случае обладать различительной способностью для определенных видов товаров [1]. В таком подходе отражаются ограничения исключительного права на товарный знак в части описательного значения слова, но при этом являющегося охраноспособным в силу второго или третьего значения слова, используемого в товарном знаке. Очевидно, что в силу регистрации товарного знака зарегистрированное слово не теряет своего описательного значения и его использование в письменной речи не может быть ограничено правообладателем словесного товарного знака.

Поэтому в судебной практике США использование товарных знаков в описательных целях не является нарушением исключительного права при соблюдении трех условий. Используемое слово или выражение:

1)

не индивидуализирует товар, то есть не используется в качестве товарного знака;

2)

используется добросовестно;

3)

используется только для описания своего товара или услуги.

В таком случае используемое слово или выражение не играет роль товарного знака, а является характеристикой товара.

В деле Zatarain’s, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) ответчик использовал на упаковках панировки для жарки выражение Fish fry, сходное до степени смешения с товарным знаком истца Fish-Fri, зарегистрированным в отношении смесей для панировки. Суд признал, что обозначение истца является охраняемым, но отклонил иск по следующему основанию: товарный знак используется для описания товара, а не целей индивидуализации, и не в значении, заложенном в товарный знак.3

Поскольку довод об использовании товарного знака в описательных целях применяется для защиты от иска о незаконном использовании товарного знака, в судебной практике возник вопрос о необходимости доказывания ответчиком отсутствия вероятности смешения [2]. Данный спор был разрешен в 2004 году в деле K.P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., в котором Верховный суд США постановил, что бремя доказывания отсутствия вероятности смешения не возлагается на ответчика. Кроме того также возлагается на правообладателя, поскольку именно он принял решение идентифицировать свой товар словом, имеющим известное описательное значение в языке.

Другим классическим примером судебного подхода к свободному использованию товарных знаков является номинативное использование (nominative use). Впервые критерий номинативного использования был введен в 1992 г. в деле New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.4, в котором ответчики использовали название популярной музыкальной группы New Kids on the Block, которое также являлось товарным знаком, для проведения социологического опроса о популярности группы, что невозможно без упоминания названия.

Для установления номинативного использования и отсутствия смешения товаров или услуг на рынке были сформулированы 3 критерия.

1.

Товар или услуга не могут быть однозначно идентифицированы без использования товарного знака.

2.

Товарный знак используется только в том объеме, в котором он необходим для идентификации товара или услуги.

3.

Ответчик не должен предпринимать каких-либо действий, которые создают впечатление о наличии связи с правообладателем в виде спонсорства или согласия правообладателя на такое размещение товарного знака.

Таким образом, номинативное использование товарного знака предполагает упоминание товара; непосредственно обращение; ссылку на товар, маркированный товарным знаком в новостной статье; комментарии.

К разновидности номинативного использования относится сравнительная реклама (comparative advertising) – сравнение собственного товара с другим товаром путем указания на товарный знак.

Первым известным делом о сравнительной рекламе с использованием товарного знака является дело 1910 года (Saxlehner v. Wagner). В нем ответчик публично заявлял, что производит минеральную воду, аналогичную товару истца. Верховный суд США разрешил использовать товарный знак истца с целью обращения к товару конкурента и добросовестного сравнения товара ответчика с аналогичным товаром истца.

Такое сравнение в рекламе считается допустимым до тех пор, пока оно не является ложным, не наносит вред деловой репутации правообладателя или не «размывает» товарный знак (dilution) [3].

Поэтому сравнительная реклама должна соответствовать как номинативному использованию товарного знака, так и нормам, регулирующим добросовестную рекламу [4].

Пародирование товарных знаков (trademark parody) – такое использование товарных знаков, в котором они должен восприниматься потребителями в качестве шутки.

К одному из наиболее известных дел о пародировании товарных знаков относится дело Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc5. В рамках обстоятельств дела компания-производитель кукол Barbie обратилась с иском о незаконном использовании товарного знака к звукозаписывающей студии группы Aqua, которая выпустила одноименный сингл Barbie girl. Суды признали песню пародией, а использование товарного знака подпадающим как под номинативное использование, так и под Первую поправку к Конституции США.

Данный вид свободного использования — самый неоднозначный. Некоторые исследователи полагают, что в суде основанием для освобождения от ответственности является не сама пародия, а отсутствие вероятности смешения в связи с успешным пародированием товарного знака [5].

К тому же пародирование товарных знаков может являться нарушением в отношении известных товарных знаков, что мотивируется концепцией «размывания» товарного знака (dilution) [6]. Например, в деле Kraft Food Holdings, Inc. v. Helm, ответчик использовал на своем сайте обозначение VelVeeda, схожее с известным товарным знаком сыра Velveeta. На сайте размещались изображения сексуального характера, а также изображения употребления наркотиков. Такое использование товарного знака не является пародированием и было признано нарушающим исключительное право правообладателя в форме дискредитации оригинального товарного знака.

Рассмотренные выше виды свободного использования товарных знаков именно потому не являются нарушением исключительного права на товарный знак, что такое использование не может вызывать смешения товаров в глазах рядовых потребителей.

Примеры свободного использования товарных знаков в США дают почву для размышлений о том, в каких случаях российские суды могут признавать законным использование товарных знаков без согласия правообладателя.

В соответствии с российской судебной практикой допускается использование товарных знаков третьими лицами, если они применяются не в целях индивидуализации товаров, а в информационных и/или описательных целях. Однако единообразного мнения, что именно следует понимать под использованием в информационных и описательных целях, пока не существует.

Так, изображения товарных знаков на упаковке для описания свойств товаров признается нарушением исключительного права на товарный знак. Например, использование на упаковке бургеров выражения «С ПЫЛУ, С ЖАРУ»6 было признано нарушением исключительного права, несмотря на то что, согласно доводам ответчика, товарный знак истца был выполнен мелким шрифтом и расположен на боковой упаковке товара ответчика, а также размещены другие товарные знаки ответчика «Макдоналдс», «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ», «БИГ ТЕЙСТИ», стилизованная буква «М», очевидным образом индивидуализирующие правообладателя, что свидетельствовало, по мнению ответчика, об использовании товарного знака истца не в целях индивидуализации товара, а в целях описания его свойств. Однако данная правовая позиция не была поддержана Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ.

Также выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» на упаковке зубной пасты было признано незаконным использованием товарного знака «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». Ответчик пытался доказать, что выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» в русском языке имеет значение «крепкое здоровье». Суд по интеллектуальным правам не принял позицию ответчика и постановил7: «Вывод об описательном характере спорного обозначения не имеет правового значения для разрешения настоящего спора». Аналогичный вывод был установлен в деле об использовании в описательных целях выражения «НЯМ-НЯМ» на упаковке паштетов8.

Данные примеры свидетельствовали об отсутствии у ответчиков намерения использовать товарные знаки в целях индивидуализации своих товаров. Но суды установили, что цель нанесения тех или иных слов/выражений на упаковку не имеет правового значения. В приведённых спорах для установления нарушений исключительного права на товарный знак судам было достаточно установить: 1) нанесение товарного знака истца на упаковку (т.е. установить использование), 2) тождество или сходство обозначений до степени смешения; 3) однородность товаров.

Вместе с тем, по нашему мнению, суды помимо указанных выше критериев должны исследовать «возникает ли вероятность смешения при использовании товарного знака», что соответствует п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а соответственно устанавливать имеется ли ассоциативная связь между используемым выражением и правообладателем товарного знака.

Свободное использование товарного знака в информационных и описательных целях на упаковках товаров не допускается. Единственным решением для ответчиков остается признание такого товарного знака недействительным в связи с отсутствием различительной способности обозначения, что возможно сделать только путем обращения в Роспатент (Палату по патентным спорам) в отдельном производстве. Согласно абзацу 2 п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» до аннулирования товарного знака в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, правообладателю не может быть отказано в его защите. Соответственно, с учетом указанных правовых позиций использование товарного знака на упаковках товаров без согласия правообладателя в информационных и описательных целях недопустимо до признания товарного знака недействительным в порядке, установленном законом.

Свободное использование товарного знака возможно при его использовании иным способом, чем на упаковке товара.

В Постановлении по делу № А40-128923/2015 Суд по интеллектуальным правам постановил, что «не является использованием товарного знака упоминание слова, хотя и зарегистрированного в качестве товарного знака, но употребляемого в статьях в описательных или информационных целях»9. В данном деле Суд по интеллектуальным правам признал, что не является нарушением размещение фирменного наименования и товарного знака в статье на сайте, не связанной с осуществлением коммерческой деятельности и предложением к продаже товаров и услуг.

Позиция о свободном использовании товарных знаков в описательных или информационных целях без цели индивидуализации товара была отражена в ряде других судебных актов по следующим товарным знакам:

«Дискатор»10, размещенный в интервью генерального директора на сайте ответчика, в котором слово «дискатор» дважды употреблено как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов разных типов, используемых для обработки почвы. В деле по этому товарному знаку Высший арбитражный суд РФ сформулировал позицию, что «словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием [товарного] знака».

«Изосайдинг»11, использованный в статье как общеупотребимое название декоративных облицовочных панелей.

«Флюкостат»12 ─ в сравнительной рекламе, наравне с препаратом Ответчика.

«ЖелДорЭкспедиция»13 ─ в статье, связанной с пропажей груза ответчика, воспользовавшегося услугами истца.

«FESTIVAL gallery» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ»14 ─ на сайтах для указания в информационных целях контактных данных лица, нарушающего исключительное право на товарный знак.

«Палочки оближешь»15 ─ в рекламном сообщении на телевидении только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара без цели индивидуализации товара.

«МадамМУ»16 ─ при использовании словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет.

Отсюда можно сделать вывод, что российские суды признают свободное использование товарного знака без согласия правообладателя в двух случаях: использование без целей индивидуализации в общеупотребительном значении слова при условии, что такое обозначение не нанесено на упаковку товара (отсутствуют доказательства маркировки продукции ответчиком), а также при номинативном использовании товарных знаков третьими лицами. Номинативное использование товарного знака не является нарушением именно потому, что в нем нет самого факта использования товарного знака по п. 2-3 ст. 1484 ГК РФ.

По мнению М.А. Кольздорф [7], суды признают вышеописанные случаи использования товарных знаков правомерными исходя из толкования понятия товарного знака (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) и способов его использования (ст. 1484 ГК РФ). По смыслу указанных положений закона размещение товарного знака для информационных целей не является использованием товарного знака.

Представляется, что до устранения законодательного пробела подходы к свободному использованию товарных знаков могут развиваться именно через системное толкование п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Суды должны при оценке наличия нарушения устанавливать – используется ли обозначение в целях индивидуализации товаров и (или) услуг, то есть имеется ли факт использования товарного знака, а не слова/выражения в общепринятом значении, действует ли ответчик добросовестно, влияет ли использование обозначения на возможность смешения товаров и (или) услуг на рынке.

 



1That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin // URL:https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1115.

2Законодательный подход был инкорпорирован из общего права. См. дело William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (1924) // URL:https://supreme.justia.com/cases/federal/us/265/526/case.html.

3“The defense is available only in actions involving descriptive terms and only when the term is used in its descriptive sense rather than its trademark sense.”// URL: https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/zatar.htm.

4New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) // URL: https://www.law.berkeley.edu/files/New_Kids_on_the_Block_v_News_America.pdf.

5См. дело Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc // URL: http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1260576.html.

6Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/11.

7Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2016 по делу N А40-183877/2015.

8Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2017 по делу N А11-11283/2015.

9Постановление суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.

10Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. по делу № А45-15761/2008.

11Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 по делу № А32-7400/2013.

12Определение ВАС РФ от 27 февраля 2012 № ВАС-17774/11 по делу № А40-108056/10-19-956.

13Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.

14Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2015 г. по делу № А40-139596/2013.

15Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. № А40-47872/2015.

16Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-164436/2012.

 

Литература

1. Patrick J. Flinn. Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies. New York : Wolters Kluwer, Gaithersburg [Md.] : Aspen Law & Business, 2000.

2. John McDermott. Permitted Use of Trademarks in the United States, 2009 // URL https://www.ipaj.org/english_journal/pdf/5-4_Mcdermott.pdf.

3. Baila H. Celedonia, Kieran G. Doyle. Trademark Parody, Statutory and Nominative Fair Use Under the Lanham Act., 2007 //URL: http://www.cll.com/clientuploads/pdfs/Statutory_and_Nominative_Fair_Use_Under_the_Lanham_Act-_KGD_March_9th_2007.pdf.

4. Leslie J. Lott. Intellectual property issues in comparative advertising // URL: http://lottfischer.com/articles/IP%20Issues%20in%20Corporate%20Advertising.pdf.

5. Juli Wilson Marshall, Nicholas J. Sicilianno. The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law— Can Satire Ever Be a Fair Use? – P. 9 URL: http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf.

6. Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. 2014, № 2. С. 38 — 45.

7. Кольздорф М.А. Проблемы разграничения правомерного и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2017, № 15 С. 65-71.

ipcmagazine.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *